23.3.3 确定你是否可以避免他人的知识产权
在发现本发明具有潜在可专利性并且已经制定了足够的保护措施以防止排除这些专利权之后，法律审批程序的下一步是审批。虽然任何类型的知识产权都可以用于讨论，但最重要的知识产权类型是专利。特别是，执行审查审查的专利律师将进行专利检索，以确定其他方是否已经发明了您的发明的专利方面。如上所述，专利为所有者提供了排除他人使用本发明的权利，并且通常被授予对先前存在的技术的改进。因此，审批是一个重要的步骤，因为它决定了另一个人的知识产权是否阻碍了贵公司目前未开发产品的未来发布，以及这些封锁权是否可以得到改善。
特别是，执行审查审查的专利律师将专注于该专利的权利要求。 更具体地说，专利权利要求规定了发明人知识产权的界限（即边界）。 专利权利要求类似于房地产（或不动产）所用的契约，以确定该不动产的边界。 如右图23.1所示，如果您的竞争对手拥有涵盖贵公司新产品的基础专利，您的竞争对手可能会将您的公司排除在制造，使用，销售，提供销售或进口其新产品之外。 相反，如果您的竞争对手的专利权仅与您公司的新产品略有重叠（如左图23.1所示），那么贵公司的新产品可能没有任何相互冲突的专利权，因此在法律上是已经清楚可以发布了的。
图23.1知识产权的界限。
这种分析只能由专利律师进行，原因有很多。 保留合格专利律师的主要原因之一是，该律师经过专门培训，可以提供此类意见。 相比之下，贵公司雇用的工程师缺乏提供准确的侵权或有效性评估所需的多年经验。 相反，贵公司工程师进行的分析的唯一价值将是专利持有人，因为该工程师可能会创建一个破坏性的证据痕迹，可能会在未来的专利侵权审判中再次困扰贵公司。 当员工的意见可能不正确（由于缺乏法律培训）时尤其如此。 此外，如果贵公司保留专利律师提供其意见，则有关该意见的所有通信都享有特权，因此至少最初会受到保护，不会向您的竞争对手披露。
如果专利律师确定存在阻止专利权，那么通过审查可以帮助确定是否可以并且应该重新设计新产品以避免相关专利的权利要求。 这可能需要对本发明进行非常简单的调整，或者可能涉及高度复杂的重组（称为规避设计）。 如果可以规避专利进行设计，那么整个产品开发过程需要返回Stage-Gate®模型的第2阶段。 这样做将允许开发团队和法律顾问重复初步营销和技术评估，以确定重新设计的发明是否仍具有与原始版本相同的营销吸引力和技术能力。
如果不能重新设计本发明以避免相关专利，则审批程序应调查有争议的专利是否可以获得许可。 对该专利进行许可可以消除您公司将来因专利侵权而被起诉的可能性，从而消除产品上市的法律障碍。 此外，在流程早期寻求许可将有助于确保更好的业务决策，以确定最终产品是否可以承担支付权利金的额外成本并保持盈利。 因此，如果专利所有人同意对有争议的专利许可进行合法许可，则法律分析结束，知识产权审查过程可以继续正常的Stage-Gate®模型，在第3阶段进行，并且由于4号关卡。
如果无法获得许可，则下一步是贵公司及其法律顾问评估相关专利是否可以失效。 无效性研究涉及对所讨论的专利权利要求与已知现有技术的非常复杂的比较，以及仔细确定该现有技术是否公开了在该专利中要求保护的发明，或者使其显而易见。 由于其复杂性，应仅由专利律师准备无效性分析。
一旦进行了有效性确定，有几种方法可以继续进行。例如，如果专利的有效性可以合理地受到质疑，公司可以向美国专利局提出申诉
重新审查该专利。必须非常仔细地考虑是否继续进行复审过程。虽然复审可能导致专利局使相关专利无效，但也可能导致复审过程中出现的专利权利要求未经修改，因此在未来的诉讼程序中更难以对无效理由进行攻击（例如，在审判中） 。或者，贵公司可以选择就专利的有效性获得律师意见。这两种方法都很昂贵，每种方法都有其优点和缺点。如果专利律师有理由认为有争议的专利无效，则可以结束审批程序，并在Stage-Gate®模型的第3阶段恢复产品开发过程。但如果主管法律顾问认为专利无法失效，那么贵公司的管理层应与其法律顾问会面，以决定下一步该如何做到最好。
23.3.4 走向并实施产品发布
在审批流程结束后，产品发布流程将继续开发和测试最初在第1阶段确定的潜在产品。此类产品开发和测试将确定产品是否具有在市场中取得成功所需的品质。 如果上面讨论的保护措施尚未颁布以防止无意中放弃专利或商业秘密权利，那么这个阶段又充满了危险。 如果贵公司在3号门决定该产品应该启动，它将按照第4阶段和可能的4号关卡的正常流程进行。
然而，值得重申的是，除非上面讨论的所有法律审查都是充分和有效地进行的，否则从2号关卡到4号关卡所花费的所有努力都有可能被浪费，因为（1）知识产权相互冲突 可能会以新产品的形式阻止新发明的发布或（2）法官可能会命令贵公司停止销售新产品，因为她发现贵公司的新产品侵犯了竞争对手的专利权，商业秘密权，版权或商标权。
23.4 专利申请流程
可以在阶段1中识别发明可能为公司带来实际价值。 这种价值可能在未来出现，因为该发明可能（1）为公司提供在竞争市场中建立滩头阵地的机会或（2）为公司带来收益。 在这种情况下，在2号关卡进行商业案例评估的员工可能会建议本发明受专利保护。
2011年的“专利改革法案”对公司和发明人需要了解和理解的美国法律进行了许多修改。 这些变化中最重要的一点是，从2013年3月16日开始，美国将不再根据先前首先发明法原则颁发专利，而是采用首先申请原则。 因此，在没有任何先前公开披露所要求保护的发明的情况下，首先提交专利申请的申请人将是有资格被授予该发明专利的申请人，即使实际发明该发明的第一人提交了后续专利申请。 “专利改革法”对美国专利法进行了许多其他修改; 因此，任何寻求知识产权建议的实体都应与称职的专利律师合作，指导他们熟悉新法律，特别是在寻求专利时。
专利过程通常涉及发明人与专利顾问或专利代理人交谈并且足够详细地描述他或她的发明以便可以起草专利申请。为了便于专利起草工作，申请人可考虑进行现有技术检索，以确定是否存在可能影响其发明的可专利性和/或范围的任何现有技术。典型的美国专利申请将包括（1）本发明的书面描述（称为说明书），（2）有助于理解本发明的附图，以及（3）一个或多个权利要求。重要的是，权利要求的起草不仅要尽可能广泛，以确保发明人获得说明书所描述的和附图所示的本发明的全部范围，而且还应该狭义地起草以便涵盖申请人认为对本发明至关重要的任何和所有方面。如果适用，说明书，附图和权利要求还应该涵盖替代实施例，如下面更详细地讨论的。
在典型的申请文件中，申请人最初会在申请人所在国的专利局提交申请。 如果申请人希望获得外国保护，则在首次申请后一年内，申请人需要直接在相应的外国或国家的专利局或通过国际申请的形式提交申请。 专利合作条约（PCT）备案。
当提交专利申请时，权利要求通常将包括引用不同实施例的若干类型的权利要求。 例如，一组初始权利要求可以指定（1）设备，（2）该设备中使用的溶液的化学配方，以及（3）制造包含该溶液的设备的制造方法。 这些权利要求中的每一个都涉及单独的类别。 在美国，专利局通常会发布限制要求，指示发明人选择或推举与单一类别有关的一组权利要求以便进一步审查。 其余的权利要求受到限制，专利局的审查会被推迟，直到对当选物种的权利要求的审查完成或在适当的时候。
仅关注美国申请，美国专利商标局（PTO; http://www.uspto.gov/）也将每个提交的专利申请转让给专利审查员。 审查员是与本发明相关的本领域技术人员或技术人员。 在收到新提交的专利申请后，审查员将审查规范和图纸中是否存在潜在的缺陷或缺陷，并研究权利要求以了解发明人认为是其发明的内容的界限。
然后，审查员将权利要求的范围或边界与同一技术中可能已经捕获了正在寻求专利的发明的其他专利和出版物进行比较。这些现有的现有专利和出版物通常称为现有技术。如果审查员确定现有技术公开了未决权利要求中所述的本发明，则审查员将拒绝那些未提出专利申请的待决权利要求。审查员将其拒绝，以及对未决申请中的权利要求，说明书或图纸的任何其他异议，记录在审查意见(Office Action)中。然后专利局将该审查意见邮寄给申请人或其专利律师。然后，发明人将与其专利律师合作，首先了解审查意见的内容，然后起草对该意见的回应。答复将（1）表明异议和/或拒绝的理由不正确并解释原因;或（2）纠正审查员反对的申请方面，并缩小权利要求的范围，以消除审查员被拒绝的依据;或（3）两者兼而有之。这种来回过程通常会发生多次，并以任何数量的结果结束，包括（1）包含任意数量的允许声明的专利发布; （2）没有专利发布，因为审查员拒绝撤销所有待决权利要求的拒绝;或（3）允许和拒绝的权利要求的某种组合。如果专利申请人选择，他或她可以随时对拒绝提出上诉或继续通过相关申请进行起诉，例如继续申请或部分继续申请。
如果审查员确实发现某些权利要求具有可专利性，审查员将发出容许通知(Notice of Allowance)，其中可能包括审查员关于为何允许发布某些权利要求的解释。 在发出容许通知后不久，发明人通常会支付发行费，并且该专利最终将发行。 然而，如果发明人先前已经收到限制要求，则发明人必须提交分案申请以起诉先前限制的权利要求。
23.5 知识产权所有权和联合开发
知识产权的所有权在很大程度上取决于事实，绝不应以粗略的方式处理。 例如，即使贵公司支付承包商开发软件供贵公司使用，并且承包商使用贵公司的资源和计算机，除非采取适当的预防措施，否则承包商可以很好地拥有与该软件相关联的所有知识产权 。
为了确保将雇员和顾问的工作产品的所有权分配给雇用实体，公司通常在其雇佣和顾问合同中具有转让条款，（1）规定雇员或顾问制作的所有发明或受版权保护的作品。 （通常仅限于公司时间制作的）是公司的财产;（2）要求雇员将从这些发明或工程中流出的所有知识产权转让给雇主，并在起诉知识产权期间与雇主合作 有关权利。
当两个或多个实体进入联合开发情况时，这种情况尤为重要。 例如，假设实体A和实体B在没有任何知识产权协议的情况下开始合作项目。 实体A为联合开发工作贡献其专有技术（已由若干已发布的专利涵盖），而实体B以资金和设备的形式提供资源。 通过他们的联合研究努力，他们开发并申请了一项新发明。 但最终发布的专利仅将实体A的员工命名为发明人。 在没有任何共享其共同开发技术的协议的情况下，实体B可能被禁止实施其在该期间支付的发明（即，制造，使用，销售，提供销售或进口含有该发明的产品）。
因此，如果各方在开始进行任何联合开发工作之前订立一项协议，涵盖在该联合开发工作结束期间或之后可能出现的所有可能的意外情况，则总是最好的。 例如，联合开发协议可以确定（1）每个实体为联合开发工作做出贡献的知识产权; （2）每项实体在完成工作后必须实施该基础知识产权的权利; （3）每个实体在共同开发过程中产生的任何知识产权的权利; （4）哪个实体将负责寻求对该知识产权的保护; （5）未经另一实体许可，任何一方是否可将所得知识产权许可给第三方。
23.6 商业秘密与专利权之间的权衡
尽管公司在2号关卡确定一个想法具有商业价值，但这并不一定意味着公司应该为该发明申请专利。 相反，公司应考虑在这种情况下专利或商业秘密是否提供最佳形式的知识产权保护。 一个考虑因素是该技术是否处于如此快速变化的市场中，以至于它将在两三年内变得过时。 如果是这样，那么追求专利的成本可能不值得，并且将发明作为商业秘密保留可能就足够了。 另一方面，如果新技术可以很容易地进行逆向工程，那么专利是最好的保护来源，特别是如果该技术在市场上很有价值的话。 鉴于这些选择的价值将取决于案件的具体事实，因此应与具有资格的知识产权律师协商，仔细权衡这些选择。
23.7 小结
本章简要介绍了许多复杂的想法，其中没有一个是以详尽的方式对待的。 事实上，在这里提出的每个主题和问题上，整本的法律教科书，论文和法律评论文章都有提到。 这些想法的实际应用以及不同方法的优点完全取决于每个特定案例的独特情况。 因此，读者不应依赖本文中的任何声明作为权威或提供法律建议。 相反，读者应该从本章中仅了解如何以及何时寻求适当法律建议的一般指导。